5 aandachtspunten bij het sluiten van een licentieovereenkomst

20 mei 2019 Door: Ruben Groeneveld

Wat is een licentie?

Licenties spelen een rol bij intellectuele eigendomsrechten. Voorbeelden hiervan zijn het auteursrecht, het octrooirecht, het merkenrecht en het handelsnamenrecht. Wanneer u als ondernemer zo’n intellectueel eigendomsrecht bezit en een andere partij toestemming wil geven om dit recht te gebruiken, kunt u een licentie verstrekken. Het is dan van groot belang om met deze partij een licentieovereenkomst af te sluiten.

In deze blog vindt u 5 aandachtspunten waar u rekening mee moet houden bij het sluiten van een licentieovereenkomst.

  1. De geografische reikwijdte

Bij het verstrekken van een licentie is de geografische reikwijdte waarin de licentienemer uw intellectuele eigendomsrecht kan gebruiken van belang. Deze kan bijvoorbeeld wereldwijd of bijvoorbeeld binnen de Europese Unie zijn. U kunt er ook voor kiezen om deze te beperken tot bijvoorbeeld de Benelux of één land. Het beperken van het gebied kan commercieel interessant zijn. Stel: u verstrekt een wereldwijde licentie, maar de licentienemer kan het uiteindelijke product in een land als Australië niet aan de man krijgen door hoge transportkosten. Het is dan commercieel interessanter om het gebied op te delen, en een plaatselijke licentienemer in Australië te contacteren die dan zorgdraagt voor de verkoop in Australië.

Mocht u de licentie willen verstrekken voor gebruik in lidstaten van de Europese Unie, let dan op de geplande Brexit en eventuele andere uittredingen. U kunt bedingen dat de licentie blijft gelden in die landen wanneer een EU-lidstaat uittreedt.

  1. Een exclusieve of niet-exclusieve licentie?

Naast de geografische reikwijdte is het ook van belang om te bepalen of u een exclusieve of een niet-exclusieve licentie op uw intellectuele eigendomsrecht wilt verstrekken. Wanneer de licentie exclusief is, mag u deze als licentiegever niet ook aan een andere partij verstrekken. Denk hierbij ook aan wat u als licentiegever zelf nog met het intellectueel eigendomsrecht wil doen. Gaat het bijvoorbeeld om een licentie voor producten van een merk en verkoopt u zelf ook producten van dit merk, dan moeten partijen afspreken dat de licentiegever zelf ook nog producten van het merk mag blijven verkopen. Indien de licentie niet-exclusief is, dan kan de licentiegever zonder problemen ook een licentie aan derden verstrekken.

  1. Het financiële gedeelte en controle

Het verstrekken van een licentie wordt beloond met een vergoeding, de zogenaamde ‘royalty’. Partijen zijn in de licentieovereenkomst vrij om te bepalen hoe deze vergoeding wordt bepaald. Dit kan een vaste royalty per product, een minimumvergoeding per jaar, of een percentage van de omzet of winst zijn. Ook kan een combinatie worden gebruikt. De manier waarop u de royalty berekent, kan veel verschil maken in de uiteindelijke hoogte ervan. Dit is dus commercieel gezien een belangrijk aandachtspunt.

Zorg naast afspraken over de royalty voor een duidelijke bepaling over een controlemogelijkheid door een onafhankelijk accountantskantoor. Regel ook de verdeling van de kosten daarvan. Zo houdt u zicht op de opgaven van de licentienemer.

  1. Maak afspraken over optreden in het geval van inbreuk

Als eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht loopt u het risico op inbreuken hierop. Ook kan een derde van mening zijn dat u inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrecht. Wanneer u een licentie uitgeeft, moet u daarom ook afspraken maken over hoe en door wie in zo’n geval wordt opgetreden. Daarnaast moet u regelen wie daarvoor de kosten draagt. Het is raadzaam om vast te leggen dat de de licentienemer op moet treden wanneer een derde inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht.

  1. Beëindiging

Wanneer u een licentie voor uw intellectueel eigendomsrecht heeft verstrekt, heeft u er belang bij dat de licentienemer zich zoveel mogelijk inspant om een zo groot mogelijke verkoop en naamsbekendheid te genereren. Wanneer dit niet gebeurt, wilt u natuurlijk ook van de licentieovereenkomst af kunnen om het intellectueel eigendomsrecht weer zelf te exploiteren, of een andere licentienemer te zoeken. Opzegbaarheid van de overeenkomst met als reden verwaarlozing van de licentie door de licentienemer kunt u vastleggen in de licentieovereenkomst.

De advocaten van Beverwijk van Gilst kunnen u uiteraard helpen bij het op maat maken van een licentieovereenkomst.