Kwade trouw bij merkregistratie: lessen uit het NAPAPIJRI-arrest

In de mode- en kledingsector is een sterk merk veel meer dan een herkenbaar logo of een naam op een kledingstuk: het is een strategisch instrument dat de positie van uw producten in de markt bepaalt. Merken versterken de identiteit van uw assortiment, ondersteunen marketingcampagnes en zorgen voor een consistente uitstraling richting klanten. Bovendien biedt een goed beschermd merk juridische handvatten om concurrenten die proberen mee te liften op uw succes tegen te houden. Een actueel voorbeeld hiervan is het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 11 maart 2026 over het merk “GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION”. VF International, de eigenaar van het oudere merk NAPAPIJRI, stelde een vordering tot nietigverklaring in. Het oordeel van het Gerecht biedt belangrijke lessen over hoe kwade trouw bij merkregistratie wordt beoordeeld, hoe gelijkenissen tussen merken juridisch worden getoetst en welke rol het commerciële succes van een merk speelt bij juridische geschillen in de kledingindustrie.

Handelsnaam versus merk: een korte juridische uitleg

Veel ondernemers denken dat een handelsnaam en een merk hetzelfde zijn. Dit is juridisch niet correct:

• Handelsnaam: de naam waaronder uw onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wordt gebruikt voor facturen, offertes en websitevermeldingen. Ontstaat door gebruik en biedt meestal alleen lokale bescherming.
• Merk: een naam, logo of ander teken dat producten of diensten onderscheidt. Bescherming ontstaat door registratie en geeft exclusieve rechten, vaak op nationaal of internationaal niveau.

In een eerder blog zijn dieper in gegaan op hoe u uw merk kunt beschermen, en wat dit inhoudt. Het blog “Hoe bescherm ik mijn merk?” is in ieder geval handig om eerst door te nemen indien u (relatief) onbekend bent met het merkenrecht.

Kwade trouw in het merkenrecht: juridische criteria

Uit de wet blijkt dat een merk nietig kan worden verklaard als de aanvraag om merkregistratie ervan ‘te kwader trouw’ is ingediend. De wet zelf definieert kwade trouw niet, maar uit rechtspraak volgen wel handvatten.

Het Gerecht in deze zaak heeft geoordeeld dat voor vaststellen van kwade trouw moet worden gekeken naar alle objectieve en samenhangende omstandigheden. Belangrijk is of de aanvrager het merk niet heeft gedeponeerd om op eerlijke wijze aan de mededinging deel te nemen, maar juist om op oneerlijke wijze aan te haken bij de belangen van een derde of een merkrecht te verkrijgen voor oneigenlijke doeleinden. Het cruciale moment is het depot van het merk, maar ook later gebruik kan aanwijzingen geven over de oorspronkelijke intentie.

Het Gerecht hanteert bij de beoordeling van kwade trouw verschillende criteria, die hieronder met voorbeelden uit het NAPAPIJRI-arrest worden toegelicht.

Het NAPAPIJRI-arrest: vordering tot nietigverklaring bij kwade trouw merkregistratie

Samenvatting van de zaak

In deze zaak draaide het om de vraag of het figuratieve Uniemerk GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION terecht nietig was verklaard wegens kwade trouw bij de merkaanvraag van 1 april 2011. VF International, eigenaar van het oudere merk NAPAPIJRI, had destijds een vordering tot nietigverklaring ingesteld. Het Gerecht van de Europese Unie bevestigde het oordeel dat de registratie terecht nietig werd verklaard omdat er sprake was van kwade trouw bij de merkregistratie.

Het Gerecht oordeelde dat er terecht rekening was gehouden met zowel het oudere ingeschreven merk van VF International als met het niet-ingeschreven gebruik van het NAPAPIJRI geographic-teken vóór 2011, in combinatie met de Noorse vlag. Uit catalogi, advertenties, persartikelen en verkoopinformatie bleek dat dit teken al jarenlang commercieel succesvol en bekend was voor kleding, schoenen en tassen.

Wat leren we uit dit arrest over kwade trouw bij merkregistratie?

Dit arrest laat zien dat bij de beoordeling van kwade trouw alle relevante objectieve factoren meewegen: commercieel succes, bekendheid van het oudere teken en eerder handelsgedrag zijn van belang, ook als het oudere merk niet volledig geregistreerd is.

Belangrijke punten uit het arrest wat betreft “merkregistratie te kwader trouw”:

1. Bekendheid met het oudere merk
   1. Het oudere NAPAPIJRI-teken, inclusief de Noorse vlag, was vóór de registratie van het betwiste merk wereldwijd gebruikt en bekend.
   2. Catalogi, advertenties, persartikelen en productvermeldingen vormden bewijs van feitelijk gebruik in het handelsverkeer.
   3. Zelfs niet-ingeschreven merken kunnen bescherming genieten als ze zichtbaar en bekend zijn.
2. Gelijkenis van merken
   1. Het Gerecht beoordeelde visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis.
   2. Een opvallende gelijkenis kan een aanwijzing zijn van kwade trouw, vooral bij hetzelfde soort productcategorie (hier: kleding, schoenen en hoofddeksels).
3. Intentie van de aanvrager
   1. Het Gerecht keek naar de objectieve aanwijzingen van intentie, zoals eerder commerciële conflicten en het patroon van activiteiten.
   2. Als een merk niet in een eigen commerciële logica past, maar vooral meeliften op het succes van een bekend merk beoogt, kan dit een aanwijzing van kwade trouw zijn.
4. Cumulatieve beoordeling
   1. Alle factoren worden samen gewogen: bekendheid, gelijkenis, commercieel succes, gebruik in het handelsverkeer en het oogmerk van de aanvrager.
   2. Het cumulatieve effect kan leiden tot nietigverklaring van een merkinschrijving.

Onrechtmatig gebruik van uw geregistreerde merk

Heeft u een geregistreerd merk en wordt dit onrechtmatig gebruikt door een andere partij? Dan bieden wij hiervoor in onze webshop een sommatiebrief inbreuk merkrecht aan. Deze kan gebruikt worden indien inbreuk op een geregistreerd merkrecht is geconstateerd.